RESUMEN:
Ante los retos del desarrollo de las nuevas tecnologías, se analiza si un titular de un derecho marcario puede prohibir y, por ende, accionar contra la inclusión de su signo distintivo como palabra clave o key word para la publicidad de productos de terceros en motores de búsqueda vía internet, conforme la legislación vigente en materia de Propiedad Intelectual y Competencia, en contraposición con la jurisprudencia internacional.
PALABRAS CLAVES:
Infracción – marca – signo distintivo – palabra clave – key word – internet – dilución – confusión – parasitismo – competencia desleal – comercio electrónico
INTRODUCCION
Las nuevas tecnologías y el desarrollo del comercio electrónico han suscitado novedosos escenarios en todos los ámbitos conocidos posibles: social, económico, político, familiar, entre muchos otros. La rapidez de su evolución ha sido tal que ha provocado una serie de situaciones, discusiones y conflictos que comúnmente no encuentran respuesta en el Derecho vigente, cuya ciencia está llamada ordenar y armonizar la conducta humana y la interactividad entre las personas en sus distintos roles.
Dentro de las muchas cuestionantes en el foro actual, se encuentran las consecuencias jurídicas y comerciales que se suscitan en virtud de la publicidad en línea 1 a través de motores de búsqueda en internet a partir del uso de key words o palabras claves. Para ponernos en contexto debemos de referirnos en pocas líneas cómo funciona la prestación de este servicio por parte de los buscadores, por mencionar algunos, Yahoo!, Bing, Terra, y el mundialmente reconocido Google, siendo este último uno de los protagonistas ante estos conflictos. Al momento de un usuario de internet utilizar uno de estos buscadores basándose en una o varias palabras de su interés, se muestran unos resultados denominados como “naturales”, que son escogidos de manera automática a través de un algoritmo basado en criterios, entre ellos: cantidad de veces visitadas, a nivel general y particular del usuario, preponderancia obtenida en la red, entre otras. Ahora bien, estas empresas de motores de búsqueda proporcionan servicios de publicidad de distintas maneras: hipervínculos de anunciantes en la parte superior, o publicidad, comúnmente, en la parte derecha de la pantalla que incluye imágenes y demás, siempre relacionados con las palabras colocadas por el usuario en el buscador. Para poder relacionar las búsquedas de los usuarios con la promoción, el buscador que ofrece el servicio, solicita al anunciante que incluya un listado de palabras claves.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Mientras las palabras claves la compongan términos comunes y descriptivas sobre los productos o servicios del anunciante, dígase: cartera, flores, zapatos, literatura, etc., no se generaría inconveniente alguno. Sin embargo, se ha vuelto una práctica muy común que las empresas, como estrategia de publicidad, incluyan las marcas, lemas u otros signos distintivos pertenecientes a la competencia, con el fin de que, a pesar de que el usuario no los procure a ellos directamente, aparezca en su pantalla una oferta de la competencia, incluso, en muchas ocasiones, como primera línea a la vista del usuario en lugar de la marca específica que procuraba.
En un lenguaje llano, no jurídico, podría usted hacer la consulta a comerciantes e incluso no comerciantes -así lo hemos hecho- y serán muchos quienes responderán que a todas luces esa práctica genera un aprovechamiento injusto de la inversión y el reconocimiento obtenido por la marca, e incluso una desviación de la clientela, en virtud de que emplea la marca ajena para publicitarse.
No obstante, la respuesta no parecería estar tan clara en aplicación del ordenamiento jurídico vigente, cuyos legisladores difícilmente hubieran podido prever situaciones de este tipo. A raíz de ello, varias jurisdicciones en el marco internacional ya han debido analizar la problemática ante conflictos llevados a la justicia. No obstante, éstas constituyen sentencias algo contradictorias entre sí respecto de los principios y conceptos básicos tratados, en tanto que, uno que otro elemento difiera de un caso del otro, así como en la legislación aplicable, dígase: fuere como infracción marcaria, como competencia desleal o incluso como contravención a las disposiciones del comercio electrónico. Igualmente, difiere naturalmente si la acción se llevare contra la empresa prestadora del servicio de publicidad a través del buscador, que permite e incluso sugiere el uso de marcas contrarias como palabras claves -cuya posible responsabilidad no desarrollaremos en la presente-, o fuere contra el titular que finalmente los agrega para su publicidad pagada.
Siendo así, nos disponemos a analizar si, en aplicación de la legislación nacional vigente, contraponiendo las decisiones obtenidas en fueros internacionales, el titular de un derecho sobre un signo distintivo puede ejercer el ius prohibendi para evitar que sus marcas u otros signos distintivos sean utilizadas por un tercero que procura colocar una publicidad de sus productos en buscadores en línea, incluyéndolos como palabras claves, con la finalidad intencional de que, al momento de un usuario interesado colocar en el buscador uno de dichos signos de la competencia, aparezca una publicidad de sus productos o servicios.
APLICACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
La función elemental de todo signo distintivo es la de diferenciar el origen comercial de un producto de la de sus competidores, lo que se conoce como un derecho negativo pues, más allá de la prerrogativa sobre la exclusividad en el uso del signo que se obtiene, la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, en su artículo 86 numeral 1, concede al titular la legitimidad de acción para prohibir que terceros, sin su consentimiento, puedan:
- e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca… para los mismos productos o servicios para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes cuando el uso de tal signo respecto a esos productos o servicios pudiese crear confusión o riesgo de asociación con el titular del registro. En el caso del uso de un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, debe presumirse un riesgo de confusión o asociación. Asimismo, usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios distintos cuando dicho uso pueda resultar en una asociación o confusión o riesgo de asociación con el titular del registro;
- f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada cuando tal uso pudiese inducir al público a error o confusión, o pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca o de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca.
Este texto nos obliga a remitirnos al concepto de “uso en el comercio” que proporciona enseguida el mismo la misma disposición legal, leamos:
2) Para fines de esta ley, los siguientes actos, entre otros, constituyen uso de un signo en el comercio:
- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con el signo;
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo;
- c) Usar el signo en publicidad, publicaciones, documentos, comunicaciones comerciales escritas u orales.
De estos artículos notamos que el derecho de exclusividad sobre la marca no es absoluto, por lo cual, no se prohíbe cualquier uso en el comercio, sino aquel capaz de provocar confusión, riesgo de asociación, daño económico o comercial injusto, por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca o de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca. Por lo cual, ante la problemática que tenemos debemos de determinar: 1) si se concibe como uso en el mercado; y 2) si dicho uso provoca alguna lesión de las mencionadas contra la marca protegida.
Respecto al concepto de “uso en el comercio”, si bien la Ley No. 20-00 enumera ciertos actos, no los expresa de forma limitativa, por el contrario, infiere que puede haber otros, por lo cual podría decirse que esta nueva forma de “uso” se encuentra presente. Ahora bien, aunque parecería sencillo, resulta un reto definir si la inclusión como palabra clave constituye un uso en el comercio, ya que, en la práctica estos usos prohibidos se han reducido a que la marca protegida se encuentre inserta en el producto o servicio mismo, o en el contenido de la publicidad o documento mismo, escenario donde no hay mayor discusión. Sin embargo, ¿hasta qué punto se puede considerar “uso en el mercado” aquel que se realice en el “trasfondo” de la publicidad y no en su contenido o “portada”?
Ante otras jurisdicciones con legislaciones similares e incluso menos descriptivas del concepto de uso, se ha debido analizar este precepto con sumo cuidado. En este contexto, se ha destacado una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo adelante TJUE) en virtud de una petición de decisión prejudicial planteada por la Alta Corte de Justicia de Reino Unido, con motivo de un caso similar al planteado en nuestra introducción 2. Cabe señalar que en la legislación europea se refiere a “uso en el tráfico económico”, por lo cual, el TJUE interpretó el concepto de uso más amplio indicando que la publicidad en línea por palabras claves referida, se encontraba en el “tráfico económico”, cuyo concepto último se traduce en realizar cualquier uso en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada.3
Otras jurisdicciones lo han asumido de igual forma, por lo que parecería no haber mayor discusión a la determinación del uso en el comercio. Ahora bien, ¿puede entenderse que dicho uso ha provocado una lesión a la marca protegida, fuere por riesgo de confusión, asociación, asociación, aprovechamiento injusto de su prestigio o dilución de fuerza distintiva? En este segundo aspecto, la jurisprudencia internacional ha sido poco consistente. El TJUE entendió que, si bien hubo un uso, el mismo no fue en menoscabo de las funciones primordiales de la marca de identificar el origen comercial, ni su función económica publicitaria y de inversión, – la cual no desarrolló en extenso- por lo cual no constituye una infracción marcaria.
Cabe destacar que la función de inversión y publicidad ha sido uno de los factores tomados en consideración por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), replicado por muchas jurisdicciones -incluyendo la nuestra-, al momento de evaluar si una marca es notoria, famosa o renombrada, en tanto a esfuerzos esgrimidos para el posicionamiento de su producto o servicio, por lo cual, no debiera ser disminuida o menoscabada ante un conflicto latente.
No obstante, en Estados Unidos, si bien coinciden con que se trata de un uso en el comercio, el tratamiento sobre la existencia o no de lesión contra la marca protegida es bastante disímil, aunque la jurisprudencia está muy dividida al respecto. Mientras algunas decisiones han denegado la demanda en virtud de no hubo confusión 4, otras la han admitido por demandantes que sí han podido demostrar con hechos cómo muchos usuarios se han confundido al contactarles por servicios o productos de la competencia, o la cantidad de visitas no percibidas en virtud de la presencia de los hipervínculos de la competencia.5
En Latinoamérica por su parte, se presentó en Argentina un caso similar recientemente, en la cual fue concedida una medida cautelar, y posteriormente, fue fallado que constituía un uso indebido y además un acto de competencia desleal.6
Finalmente, si bien determinar el riesgo de confusión y asociación dependerá de cada caso particular, en tanto que la forma de colocación de la publicidad misma o su contenido dé indicios o no de encontrarse relacionada con una marca en particular, es importante notar que, ante marcas no renombradas, podría no ser tan fácil para un usuario medio determinar si existe o no relación, por lo cual, entendemos que sí puede suscitarse el riesgo. Además, de que, particularmente nuestra legislación antes consultada establece una presunción juris tantum del riesgo de confusión o asociación, si el uso se hace en virtud de un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, independiente de la notoriedad de la marca lesionada. Diferente nuestra opinión respecto del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca que veremos más detallado en el siguiente apartado, por la relación que posee con el Derecho de competencia.
APLICACIÓN DEL DERECHO DE COMPETENCIA
Cabe recordar que, el Derecho de la Competencia no protege derechos subjetivos, como sí lo hace el Derecho de Propiedad Intelectual, sino que protege el correcto funcionamiento del mercado y derechos colectivos como la libertad de empresa. Siendo así, al momento de invocar una violación por competencia desleal, su reconocimiento puede ser totalmente independiente a la existencia o no de una violación a la Propiedad Intelectual en sí misma, aunque en muchos casos se puede dar complementariedad entre ambas. Analicemos a continuación la problemática planteada desde el punto de vista de competencia desleal.
La Ley 20-00 en su artículo 177 considera como desleal “todo acto realizado en el ámbito comercial o profesional que sea contrario a los usos y prácticas honestos”, realizando a continuación una enumeración no taxativa de los actos que constituyen competencia desleal, de los que cabe mencionar:
- “los actos que impliquen un aprovechamiento indebido del prestigio o de la reputación de una persona, o de la empresa o signos distintivos de un tercero;
- los actos susceptibles de dañar o diluir el prestigio o la reputación de una persona o de la empresa o signos distintivos de un tercero, aun cuando tales actos no causaran confusión.”
Por su parte, la Ley General de Defensa de la Competencia No. 42-08, establece en su artículo 10 que: “se considera desleal, ilícito y prohibido, todo acto o comportamiento realizado en el ámbito comercial o empresarial que resulte contrario a la buena fe y ética comercial que tengan por objeto un desvío ilegítimo de la demanda de los consumidores.”siguiendo a su vez con un listado enunciativo y no limitativo que incluye: actos de engaño, actos de confusión, actos de comparación indebida, actos de imitación, violatorios del secreto empresarial, denigración, entre otros.
Con motivo del análisis del aprovechamiento indebido del prestigio, interesante traer a colación el concepto de parasitismo, mediante la cual la infracción no se vincula directamente con el perjuicio sufrido por la marca, sino más bien por la ventaja obtenida por el tercero al realizar el uso de una marca ajena. En ese sentido, queremos referirnos al concepto de parasitismo dado por el TJUE, dado como aquel acto realizado:
…Con el fin de beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y de explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún esfuerzo a estos efectos.7
De tal forma, nos parece innegable el aprovechamiento ilícito que realiza un tercero respecto de la notoriedad o reconocimiento de la marca de un titular, e incluso por los simples esfuerzos realizados por una marca para su colocación en el mercado, al asociar su publicidad en línea a las búsquedas de las marcas de sus competidores.
Notamos que, si bien la competencia desleal fue traída a colación en la gran mayoría de decisiones referidas en el apartado anterior, todas las imputaciones venían relacionadas a la posible infracción marcaria por menoscabo de las funciones de la marca. Mientras que en Colombia se presentó una acción, esta vez ante la Delegatura de Protección para la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), quien emitió una decisión indicando que:
No se logra evidenciar una vulneración, o una posible afectación, al correcto funcionamiento mercado… en tanto que los hechos denunciados no tienen la virtualidad necesaria para afectar el interés general protegido… [por el contrario] conductas como las que denuncia están ligadas única y exclusivamente a intereses particulares.8
Es de mencionar que esta decisión del SIC se basó casi en toda su extensión, en la participación de Google Colombia LTDA, en lugar de su matriz, cuya posible responsabilidad del motor de búsqueda no será objeto del presente análisis, y, por el contrario, se refiere muy poco a las actuaciones directas realizadas por Servipunto Software, S.A.S., momento en el que se limita a indicar que están ligadas a intereses particulares y no al comercio en general. Sin embargo, y dentro de la línea fina de correlación entre ambas materias, ya advertida, en este caso en particular se refería, no a la lesión de las funciones de la marca, sino al aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno que se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la legislación de Competencia.
Una decisión de este tipo sería inadmisible a nuestro juicio, por parte de nuestro Pro-Competencia en tanto a que, ha reconocido competencia en atribución a la materia en virtud de la ley, a pesar de ser de interés puramente privado. 9 Por lo que, siendo una conducta ejercida en el comercio, con fines concurrenciales, que procura, a simple vista, un desvío ilegítimo de la demanda de los consumidores, se configura el acto de Competencia Desleal prescrito en la ley.
CONCLUSION
Nos parece que, ante el avance desmesurado del internet y de la tecnología en general, la apertura que hemos tenido con los medios digitales, causado, probablemente, por el sinnúmero de beneficios aportados, ha provocado que permitamos todo tipo de actuaciones que, en lugar de cuestionar si son legítimos o no, buscamos dar solución ligera que nos aleje de la posibilidad de regular con más ahínco sus consecuencias.
Partiendo de lo anterior, en lugar de que el titular de un signo protegido deba defender constantemente, a pesar de la presunción dada por ley en beneficio del titular, deba el tercero justificar el empleo de la marca y demostrar la necesidad del uso y/o los esfuerzos en evitar la lesión a la marca protegida.
Nuestra legislación, que, por las materias a que se refieren, se encuentran bastante armonizadas con las existentes en el ordenamiento internacional, deberían arrojar conclusiones muy distintas, además de las consecuencias en contra de los titulares de derechos marcarios, en el análisis más profundo de los preceptos legales vigentes.
Entendemos que, sin inmiscuirnos en la discusión sobre mantener o no la neutralidad de la red, actualmente el internet es un medio, por sí mismo, bastante equitativo, y las distintas herramientas que facilita han permitido a muchas marcas, con bajo presupuesto, destacarse y lograr entrar en la conciencia de sus consumidores, sin necesidad de valerse de la posición de las marcas de su competencia, por lo cual, no debiera ser admitido ningún uso que no constituye un uso honesto, justificable, bajo premisas objetivas -como se exige para permitir la publicidad comparativa-,y que, por el contrario, solo aporte beneficios desmedidos por parte del competidor.
BIBLIOGRAFIA
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–19 de febrero de 2016 [en línea], http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/7608207/Marcas/20160227+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=do [consulta: 25 de febrero de 2019].
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REPUBLICA DOMINICANA: Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial y sus modificaciones.
– Ley General No. 42-08 General de Defensa de la Competencia.
– Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia). Resolución No. DE-005-2017 del 02 de mayo de 2017.
ROIG GUERRERO, Francisco De Paula. “La aplicación de la política de competencia a las actividades que se desarrollan en internet”, Anuario de la Competencia, 2010. Universidad Autónoma de Barcelona.
Unión Europea, Tribunal de Justicia, 12 de noviembre de 2002 [en línea], http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47877&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1898270 [consulta: 27 de febrero de 2019]
– Gran Sala, 23 de marzo de 2010 [en línea], http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83961&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1896920 [consulta: 27 de febrero de 2019];
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– Sala Primera, 22 de septiembre de 2011 [en línea], http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=E76B687C5D9350213B042055270925E8?text=&docid=109942&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1653811 [consulta: 27 de febrero de 2019].
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1.Entendida la publicación en línea como la ¨…que aparece junto a los resultados algorítmicos que arroja un buscador de internet en función de la consulta realizada.¨ ROIG GERRERO, Francisco de Paula. ¨La aplicación de la política de competencia a las actividades que se desarrollan en internet¨. Anuario de la Competencia (2010), Universidad Autónoma de Barcelona,pp.175-198.
2.Unión Europea, Tribunal de Justicia, Sala Primera, 22 de Septiembre del 2011 [En línea] http://curia.europa.eu/juris/[Consulta 27 de febrero del 2019].
3. Unión Europea, Tribunal de Justicia, 12 de noviembre de 2002 [en línea]http://curia.europa.eu/juris/[Consulta 27 de febrero del 2019]; Unión Europea, Tribunal de Justicia, Gran Sala, 23 de marzo de 2010 [en línea]http://curia.europa.eu/juris/[Consulta 27 de febrero del 2019].
4.Estados Unidos, Corte del Distrito de Pensilvania, wentworth v. Peachtree, Case 2:06-cv-00597-TON, http://www.linksandlaw.com/wentworth-keyword-lawsuit.pdf.[Consulta 27 de febrero del 2019].
5.Estados Unidos, Corte del Distrito de Minnesota, Case 0:04-cv-04371-JRT-FLN, http://www.internetlibrary.com/pdf/Edina.pdf [consulta: 27 de febrero de 2019].
6. Argentina, Cámara Civil y Comercial Federal – Sala III, 04 de mayo de 2018 [en línea], http://www.palazzi.com.ar/wp-content/uploads/2018/05/Sentencia-camara-Veraz-v.-Open-discovery.pdf [consulta: 27 de febrero de 2019].
7. Unión Europea, Tribunal de Justicia, Sala Civil, 18 de junio de 2009 [en línea], http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=75459&doclang=ES [Consulta: 27 de febrero de 2019].
8.Colombia, Superintendencia para la Protección de la Competencia [en línea], http://www.sic.gov.co/sites/default/files/estados/Resolucion_Archivo_40668_de_2014_Tecnologias_de_la_informacion.PDF [Consulta: 27 de febrero de 2019].
9.Pro-competencia, Dirección Ejecutiva, 2 de mayo de 2017, Resolución DE-005-2017.
